Registrare cognome come marchio

Registrazione del marchio di un cognome

Un cognome di solito si qualifica per la registrazione del marchio nel Supplemental Register. Per qualificarsi per il posizionamento nel registro principale, il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo, o “significato secondario”. Cioè, deve essere ben noto al pubblico – per esempio, attraverso la pubblicità o l’uso prolungato.

Una volta che un marchio è elencato nel Registro Principale, ad altri è preclusa la registrazione del marchio, anche nel Registro Supplementare, in un modo che potrebbe causare confusione nel consumatore (cioè, per un prodotto o servizio simile).

Si può registrare un cognome

Ai sensi della sezione 2(e)4 della legge sui marchi, un marchio che è principalmente solo un cognome non può essere registrato nel registro principale senza una dimostrazione del carattere distintivo acquisito ai sensi della sezione 2(f) della legge sui marchi. Vedi Suisman, Shapiro, Wool, Brennan, Gray & Greenberg P.C. v. Suisman, 80 U.S.P.Q.2d 1072, 2006 WL 387289 (D. Conn. 2006), dove il nome dello studio legale ha sviluppato un significato secondario ed era proteggibile come marchio. Il ragionamento dietro la regola del rifiuto per i cognomi è che la legge riconosce che molti possono condividere lo stesso cognome, e ognuno dei quali può avere un interesse ad usare il proprio cognome come marchio.

Vedere il nostro post sul blog intitolato, Can You Use A Surname (Last Name) As A Trademark? per il test a cinque fattori usato dal Trademark Trial and Appeal Board (TTAB o Board) per prendere questa determinazione. Un marchio che è principalmente solo un cognome può essere registrato nel Supplemental Register in una domanda sotto la Sezione 1 o la Sezione 44 del Trademark Act. Per evitare il Supplemental Trademark Register, un richiedente di un marchio con un marchio contenente un cognome dovrebbe considerare diverse opzioni. Per maggiori dettagli sul Supplemental Register, vedi la nostra pagina web intitolata A Comprehensive Overview Of The Supplemental Register. Il Supplemental Register offre solo alcuni benefici della registrazione federale del marchio ed è riservato ai marchi descrittivi.

Significato del cognome

Se Donald Trump volesse aprire un sito web chiamato donaldtrump.com e scoprisse che qualcuno ha acquistato il nome di dominio e si rifiuta di liquidarlo a meno che il signor Trump non paghi un’enorme somma di denaro, il signor Trump potrebbe usare la seguente legge come rimedio:

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Violazione del marchio del cognome

Le cause per violazione di marchio sui cognomi derivano tipicamente da due situazioni: (1) controversie sull’uso di un nome di famiglia da parte di un “utente junior”, in particolare quando il marchio originale ha acquisito una notevole buona volontà;[2] o (2) cognomi comuni che vengono utilizzati da due diverse società con profili simili.[3]

Il diritto di registrare e/o usare il proprio cognome non è un diritto assoluto e i principi guida sono tutt’altro che semplici. Come regola generale, i cognomi, cioè i “surnames”, non possono essere registrati come marchi in quanto le regole federali sui marchi vietano la registrazione di marchi che sono principalmente, o prevalentemente, solo un cognome.    Vedi Lanham Act, Sezione 2(e)(4).    Inoltre, anche se riuscite a registrare il vostro nome, può essere difficile impedire ad altri di usarlo perché, per la maggior parte, le leggi sui marchi favoriscono il diritto di una persona di usare il suo nome come identificatore della fonte per i suoi prodotti o servizi.

Vedi Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) 1211.01; vedi anche Miller v. Miller, 105 USPQ2d 1615 (TTAB 2013) (precedente).    In definitiva, la domanda a cui si deve rispondere è se il pubblico riconoscerebbe o percepirebbe il marchio proposto come un cognome.    Se il marchio proposto è ritenuto “principalmente solo un cognome” secondo l’analisi di cui sopra, sarà rifiutata la registrazione nel registro primario.